創(chuàng)造性的基本審查邏輯

Step1. 確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)

審查員在評(píng)判發(fā)明專利是否具備創(chuàng)造性時(shí)，首先會(huì)從技術(shù)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問題，技術(shù)效果等多個(gè)角度出發(fā)選擇與申請(qǐng)文件最接近的一篇對(duì)比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱D1）。

Step2. 確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題

審查員會(huì)將D1與申請(qǐng)文件的權(quán)要方案進(jìn)行對(duì)比，找出兩者的區(qū)別特征；再根據(jù)區(qū)別特征確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。

Step3. 區(qū)別特征是否顯而易見

審查區(qū)別特征為顯而易見的情況包括：

1.區(qū)別特征為公知常識(shí)。

2.對(duì)比文件給出區(qū)別技術(shù)特征的相關(guān)啟示，例如:

• D1的A內(nèi)容公開了權(quán)要的部分特征，D1另一部分的B內(nèi)容與區(qū)別特征相關(guān)，D1的A內(nèi)容和B內(nèi)容相結(jié)合可以組成權(quán)要的技術(shù)方案，因此現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示；

• 另一對(duì)比文件D2公開了與區(qū)別特征相關(guān)的內(nèi)容，且這些內(nèi)容可以應(yīng)用到D1以解決相同的技術(shù)問題，并起到相同的作用，因此現(xiàn)有技術(shù)也存在技術(shù)啟示。

創(chuàng)造性的答復(fù)思路

如前所述，創(chuàng)造性審查的核心是通過三步法判斷權(quán)要方案是否具備“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”，那么若要抗辯創(chuàng)造性，是否需要依照三步法論述權(quán)要方案具備“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”呢？

本系列上一篇文章《中國(guó)專利答審|抗辯新穎性問題，老專利人也會(huì)犯的錯(cuò)誤》（點(diǎn)擊閱讀）說明了：答復(fù)OA的本質(zhì)是“糾錯(cuò)”，而非自證。因此，和新穎性答復(fù)類似，抗辯創(chuàng)造性也是需要尋找OA中的錯(cuò)誤，并針對(duì)性回應(yīng)。

面對(duì)涉及創(chuàng)造性的OA，可以從以下方面尋找OA的錯(cuò)誤：

• 審查員審查創(chuàng)造性的邏輯不對(duì)

  常用程度：★☆☆☆☆ 復(fù)雜度：★★★☆☆

  審查創(chuàng)造性需遵循三步法，若未遵循，則審查邏輯存在問題，可以在答復(fù)中指出，但這種情況較為罕見，一般不會(huì)出現(xiàn)。

• 評(píng)述創(chuàng)造性的對(duì)比文件不是現(xiàn)有技術(shù)

  常用程度：★★★☆☆ 復(fù)雜度：★★★☆☆

  在一些情況下，審查員使用的對(duì)比文件并不符合現(xiàn)有技術(shù)的要求，比如抵觸申請(qǐng)只能評(píng)述新穎性，不能評(píng)述創(chuàng)造性，如果發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件不符合對(duì)比文件的要求，可以進(jìn)行指出。

• 審查員給出的最接近的現(xiàn)有技術(shù)不對(duì)

  常用程度：★☆☆☆☆ 復(fù)雜度：★★★★★

  通常不推薦使用這種方法，因?yàn)镺A已經(jīng)給出了最接近的現(xiàn)有技術(shù)。若我們?cè)僬乙黄咏膶?duì)比文件，可能會(huì)被審查員在后續(xù)審查中直接用來駁回申請(qǐng)，反而對(duì)我們不利。

• 不同意OA指出的對(duì)比文件披露了某個(gè)權(quán)要的特征

  常用程度：★★★★★ 復(fù)雜度：★★★☆☆

  如果OA認(rèn)為D1披露了權(quán)要方案的特征A，但是經(jīng)過分析后，發(fā)現(xiàn)D1并沒有披露特征A，則可以指出并說明D1和特征A的區(qū)別。在后面的文章中，我們會(huì)詳細(xì)介紹如何判斷技術(shù)特征是否被披露。

• 重新確定區(qū)別特征

  常用程度：★★★★★ 復(fù)雜度：★★☆☆☆

  審查員一般會(huì)給出D1和權(quán)要方案的區(qū)別特征，但在上一步中，對(duì)于不同意D1披露的權(quán)要方案的特征A，可以將該特征A作為新的區(qū)別技術(shù)特征。通常情況下，區(qū)別技術(shù)特征都是需要重新確定再進(jìn)行答復(fù)的。直接基于OA認(rèn)定的區(qū)別特征進(jìn)行抗辯難度較大，我們會(huì)在后續(xù)的文章中討論這種情況。

• 不反駁對(duì)特征的披露意見，也不修改特征的情況下直接抗辯審查員對(duì)區(qū)別特征的認(rèn)定

  常用程度：★★☆☆☆ 復(fù)雜度：★★★★★

  例如，權(quán)要方案存在特征A、B、C，其中A被披露，B和C被OA認(rèn)定為區(qū)別特征，但是A和B是一個(gè)整體，必須結(jié)合在一起才能實(shí)現(xiàn)特定的技術(shù)效果，即A和B不能分開評(píng)述。因此，即使審查員認(rèn)為A被現(xiàn)有技術(shù)披露，申請(qǐng)人也可以強(qiáng)調(diào)A和B的不可分割性，指出審查意見將B單獨(dú)列為區(qū)別特征是不準(zhǔn)確的，應(yīng)將A和B一并作為區(qū)別特征進(jìn)行評(píng)述。

• 不同意OA對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征的對(duì)比文件披露/公知常識(shí)

  常用程度：★★★★★ 復(fù)雜度：★★★☆☆

  有時(shí)候，OA會(huì)認(rèn)為區(qū)別技術(shù)特征被其他對(duì)比文件披露，例如，D1和權(quán)要方案存在區(qū)別技術(shù)特征A，OA認(rèn)為A被另一個(gè)對(duì)比文件D2披露，但是經(jīng)過分析后，認(rèn)為D2并沒有披露A，則可以指出并說明兩者區(qū)別。

  另外，區(qū)別技術(shù)特征可能會(huì)被評(píng)述為公知常識(shí)，但是經(jīng)過分析后，認(rèn)為該區(qū)別技術(shù)特征是比較重要的特征，并不是公知常識(shí)，則可以要求審查員給出證據(jù)證明該區(qū)別技術(shù)特征屬于公知常識(shí)。

• 不同意多個(gè)披露之間的結(jié)合

  常用程度：★★★☆☆ 復(fù)雜度：★★★★★

  例如，權(quán)要方案包括技術(shù)特征A、B、C，OA認(rèn)為D1披露了A，D2披露了B、D3披露了C，三個(gè)對(duì)比文件結(jié)合公開了權(quán)要方案的特征，使得權(quán)要不具備創(chuàng)造性。但是經(jīng)過分析后，發(fā)現(xiàn)三個(gè)對(duì)比文件雖然分別公開了A、B、C，卻并不具備結(jié)合的啟示，并沒有辦法公開整個(gè)權(quán)要方案，則可以進(jìn)行抗辯，但是抗辯難度較高，我們將在后面其他文章中再深入探討。

• 不同意應(yīng)用到技術(shù)問題

  常用程度：★★★☆☆ 復(fù)雜度：★★★★★

  例如，OA認(rèn)為對(duì)比文件D2中的技術(shù)特征B可以解決與本發(fā)明區(qū)別特征A相同的技術(shù)問題，從而認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在啟示。但若經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)特征B無法真正解決特征A所要解決的問題，申請(qǐng)人即可據(jù)此抗辯。同理，若OA認(rèn)為D2的特征B可應(yīng)用于D1以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的技術(shù)效果，申請(qǐng)人也可指出二者在技術(shù)效果或應(yīng)用場(chǎng)景上的差異進(jìn)行反駁，但是難度較高，我們將在后面其他文章中再深入探討。

沒有“錯(cuò)”怎么辦？

如果OA的評(píng)述是準(zhǔn)確的，或者即使存在錯(cuò)誤，但這些錯(cuò)誤對(duì)方案本身并無實(shí)質(zhì)性影響（例如，OA中存在筆誤等），那么該如何應(yīng)對(duì)呢？

這時(shí)就需要考慮加特征了，將從屬權(quán)利要求中，或者說明書中具有較好創(chuàng)造性前景的特征補(bǔ)充到獨(dú)立權(quán)利要求中，這其實(shí)是一種較為常見的答復(fù)方式。然而，是否應(yīng)該盡可能多地增加特征呢？增加新的特征和上面幾個(gè)答復(fù)角度是什么關(guān)系？是否還需要像其他答復(fù)角度一樣進(jìn)行抗辯？我們會(huì)在后續(xù)的文章中對(duì)這些問題進(jìn)行詳細(xì)討論。

總結(jié)

創(chuàng)造性是專利審查的核心要素之一。申請(qǐng)人應(yīng)深入理解“三步法”審查邏輯，并以“三步法”為基準(zhǔn)，找到審查意見中的漏洞或錯(cuò)誤進(jìn)行有力反駁。那么，當(dāng)審查意見指出申請(qǐng)文件的特征已被現(xiàn)有技術(shù)“披露”時(shí)，申請(qǐng)人又該如何進(jìn)行有效抗辯呢？我們將在下一篇文章中詳細(xì)探討這一問題。

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