短板效應是廣為流傳的管理學理論，它用于描述這樣一個規律：盛水的木桶是由多塊木板箍成的，盛水量也是由這些木板共同決定的。若其中一塊木板很短，則此木桶的盛水量就被限制，該短板就成了這個木桶盛水量的“限制因素”。因此，為了提高木桶的盛水量，應當首先解決短板的問題。但這個理論在描述了這么一種規律的同時，卻也常常將人們引向另一種思維誤區：解決這個短板的問題變成了重中之重，但其他木板的問題卻常被忽視。

這樣的思維誤區同樣在專利處理人員進行審查意見答復工作時存在。審查員在新創性審查意見之中一般會指出部分或全部權利要求沒有新創性的問題，此時，專利處理人員通常會修改獨立權利要求并著重論述獨立權利要求的新創性，以達到授權的目的。

之所以會形成這樣的一種慣常的處理方式，一方面，是因為《專利審查指南》的第四章的3.1節中指出，“如果一項獨立權利要求具備創造性，則不再審查該獨立權利要求的從屬權利要求的創造性。”，可見，此時獨立權利要求就是那一塊很短的木板，整個專利的授權前景都會首先被其所影響，于是專利處理人員的目光便集中到了它的身上。另一方面，是因為獨立權利要求同樣吸引著審查員的注意，導致審查員在審查意見中也會有意無意地將新創性評判的論述重點放在獨權，尤其是當在論述中作出否定獨權的創造性的結論之后，往往對于從屬權利要求的區別技術特征進行簡略的論述，或者直接就想當然地判斷為公知常識。而審查員這樣的策略，同樣容易引導專利處理人員將論述重點放在獨立權利要求上進行論述，以說服審查員。同時，許多專利處理人員，在學習了行業內的慣常先例以及《專利審查指南》后，容易被《專利審查指南》中的“對申請文件的修改，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。”這一規定所誤導，認為僅僅只有修改獨權使得獨權的新創性能夠被成功證明這一種做法可以被審查員所接納。

可見，在種種因素的影響之下，獨立權利要求這一塊短板收獲了所有人的矚目，但其他木板，即從屬權利要求的問題，卻沒有得到足夠的重視。這樣的思維誤區導致，原本在存在于審查意見答復中的絕佳的修改機會，被大多數專利處理人員忽略了。

為了探討這個問題，我們先來了解，發明專利遞交申請之后的幾個重要的修改時機。首先是主動修改，其次是審查階段的修改，最后是授權后的無效階段的修改；其中，我們會把針對審查意見的修改和復審請求或復審答復時的修改都歸類為審查階段的修改，以方便討論。這三個修改時機，有著不同的特點，主動修改的修改限制最小，在不超出原申請記載范圍內，可以做出多種修改，但其存在一些弊端，例如此時沒有較有針對性的對比文件可以做修改的參考，而無效階段的修改，修改限制較大，只能以授權文本的權利要求書作為修改的基礎，而不可以從說明書中提取技術特征添加到權利要求中。而只有審查階段的修改，其可以同時參考審查員找出的對比文件，以及從說明書中提取技術特征添加到權利要求書中，相較于主動修改，其已經具有了對比文件作為參考，修改更有針對性；而相較于無效階段的修改，其能夠從說明書中提取特征，修改更有自由度，無疑是三個修改時機中最有優勢的，但這種優勢，并沒有被專利處理人員給予足夠的重視。

讓我們考慮一個比較普遍的情況：為了節省成本，大多數發明專利的申請前檢索并不能找到最接近的對比文件，因此大多數發明專利的申請文本的權利要求布局并不能達到一個合理穩定的保護范圍。這種情況下，借助審查員找到的對比文件和審查意見，在審查階段中修改權利要求的布局來提高整個權利要求布局的穩定性，這種策略既可以節省大量的檢索成本，又可以提高專利的質量。

但由于上面所說的思維誤區的存在，專利處理人員在應用這樣的策略時，只將目光對準了獨立權利要求，也就是那個短板，卻沒有正確意識到，其他的從屬權利要求，同樣有可能存在非常多的問題，而這些其他的木板上存在的細小裂縫，同樣有可能在后續的專利無效階段，導致整個專利的崩塌。

因此筆者結合代理經驗，認為，在答復新創性的審查意見時，應當結合審查員針對所有從屬權利要求提出的對比文件以及審查意見，全面評估每一從屬權利要求的保護范圍的合理性，并在修改獨立權利要求以讓專利授權的前提下，調整有缺陷的從屬權利要求的保護范圍，使得整個授權后的專利的權利要求更加穩定。

而且，在答復新創性的審查意見時對從屬權利要求進行修改，也是符合審查指南中關于要針對通知書指出的缺陷進行修改的規定的，《專利審查指南》中規定，在答復通知書時，“對申請文件的修改，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。修改的內容不得超出申請日提交的說明書和權利要求書記載的范圍。”，因此在審查員下達了全部權利要求或部分權利要求沒有創造性的審查意見時，針對審查意見對被評述為沒有創造性的從屬權利要求進行修改，顯然可以被認為是“針對通知書指出的缺陷進行修改”。而《專利審查指南》中進一步規定，“對于申請人提交的包含有并非針對通知書所指出的缺陷進行修改的修改文件，如果其修改符合專利法第三十三條的規定，并消除了原申請文件存在的缺陷，且具有授權的前景，則該修改可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，經此修改的申請文件應當予以接受。” 因此，即便審查員沒有指出部分從屬權利要求的新創性問題，對從屬權利要求進行修改并闡述修改后的從屬權利要求具備創造性，同樣應當被認為是“消除了原申請文件存在的缺陷，且具有授權的前景”，這樣的修改仍然是符合規定的。

客戶提交了一個發明專利申請（在申請時并非筆者所在團隊代理，而是其他公司代理），該客戶在接收到審查員針對該申請的第一次審查意見通知書時，將該申請委托筆者所在團隊進行代理。審查員在該審查意見通知書中提出了，該申請的權利要求全部不具備創造性的審查意見。

筆者在處理這一審查意見時，結合審查員的意見和對比文件，認為該申請的說明書中的某一技術特征可以添加到獨立權利要求中進行創造性的爭辯，但同時也注意到，該申請的多個從屬權利要求在審查員所提出的對比文件的映照下，顯得搖搖欲墜。這些從屬權利要求存在的問題包括有，部分從權對附加技術特征做了過分的上位，例如將特殊的數據判斷儲存步驟上位成了簡略的對XX數據進行儲存這類表述，而部分從權沒有抓準核心的附加改進點，只是限定了一些無關緊要的技術點。相應的，在申請的說明書中，卻在實施例公開了非常詳盡的技術細節和多個應當得到保護的技術點。在查看后，筆者認為，即使該申請得到授權，這樣的從屬權利要求在后續的無效階段，當面對獨立權利要求被成功無效的情形時，無法起到有效的兜底作用，因此整個專利的權利要求布局仍然是不穩定的。

因此，筆者答復這一審查意見時，不僅將說明書中的某一技術特征添加到獨立權利要求中進行創造性的爭辯，同時，將說明書中的進一步限定和重要的技術點添加到了多個從屬權利要求中，并適當對部分從屬權利要求的創造性進行了爭辯，最終，該份專利因獨立權利要求的修改得到了授權，而同時部分從屬權利要求的修改也被接受，整個授權專利的穩定得到了提高。

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結語

《專利代理概論》一書提出從屬權利要求的作用部分在于在無效程序中形成專利權人的多道防線，以及限定一些比較有商業應用價值的具體技術方案，從而在無效程序和侵權訴訟中使專利權人獲利。因此可見，專利處理人員需要跳出短板思維誤區，正確認識到從屬權利要求的作用，并重視審查意見答復中的從屬權利要求的修改，為客戶爭取到更加穩定的專利權。